[벤처와 법률/회계](3) BM특허 - 일반적 특허요건

안녕하십니까 I&S법률특허사무소의 조영길변호사입니다.

이번에는 벤처쪽에서 큰 관심을 갖고 계시는 BM(Business Model or

Business Method)의 특허에 관하여 말씀드리도록 하겠습니다.

◆ BM특허(1)-일반적 특허요건

인터넷 비즈니스가 활성화되면서 BM(Business Method) 특허에 대한 관심이

늘고 있으며, 또 실제 출원도 많이 이루어지고 있는 실정입니다. 그러나 벤

처비즈니스를 하는 분들과 대화를 나누다 보면 BM 특허에 대해 많은 오해

를 하고 계시는 것을 자주 목격하게 됩니다. 따라서 BM 특허에 대한 올바

른 이해를 위해 그에 관한 에세이를 시리즈로 게재하려고 합니다.

hsace="10">이번 첫 번째 에세이는 우선 BM 특허에 앞서 특허에 관한 일반

요건을 설명 드리려 합니다(다만 일반적 요건 중 BM 특허 요건과 관련이 있

는 부분에 대해 중점적으로 설명을 드리겠습니다).

특허제도는 '발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전

을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적'으로 합니다. 즉 특허제도는 발명

자에게는 특허권이라는 독점지배적인 재산권을 부여해 보호하는 한편 그 발

명을 공개하게 함으로써 그 발명을 이용해 산업발전에 기여하고자 하는 제

도입니다. 이런 점에서 특허제도를 신기술보호제도, 발명장려제도 또는 사

적독점보장제도이라고 부르기도 하지요.

모든 발명이 다 특허의 대상이 되는 것은 아니며 발명이 특허를 받기 위해

서는 아래에서 요구하는 몇가지의 요건을 충족해야 합니다. 일반적으로 특

허요건은 '주체적요건', '객체적요건' 및 '절차적요건'으로 구분됩니다.

가. 주체적 요건.

주체적 요건이란 발명자(출원인)가 갖추어야 될 요건입니다.

(1) 정당한 발명자일 것.

(2) 권리능력이 있을 것.

위의 두 가지 요건은 남의 것을 도용하지 않은 자로서 권리능력이 있는 자

라는 의미 정도로 이해하면 될 것 같습니다. 통상적으로 권리능력이 없는

자라는 것은 잘 발견되지 않는 현상이므로 크게 신경쓰지 않아도 되는 부분

입니다.

나. 객체적 요건.

객체적 요건이란 발명이 갖추어야 될 요건과 해당되어서는 안될 요건을 포

함합니다. 전자의 요건을 '적극적 특허요건'이라 하고 후자의 요건을 '소극

적 특허 요건'이라 합니다.

(1) 적극적 특허요건

발명이 특허를 받기 위해서는 아래의 요건을 갖추어야 합니다.

㉮ '발명'일 것.

ㅇ 인간의 지능적 창작활동이 특허를 받기 위해서는 그 창작은 특허법상의

발명개념에 해당되어야 합니다. 특허법상의 발명이란 '자연법칙을 이용한

기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'을 말합니다.

ㅇ 발명이 아닌 것 : 계산법, 작도법, 암호작성방법, 컴퓨터프로그램 자

체, 과세방법, 영구 기관에 관한 발명 등

※ 컴퓨터프로그램 그 자체, 즉 알고리즘은 자연법칙을 이용한 것이 아닌

자연법칙 그 자체(즉, 自然的 原理-principles)이므로 특허의 대상이 아니

라고 하는데 이것은 BM특허와 관련하여 중요한 의미가 있는 말이므로 기억

해 두시기 바랍니다.

㉯ 산업상 이용가능성이 있을 것.

ㅇ 특허제도의 목적이 산업발전에 있으므로 발명은 산업상 이용가능해야 합

니다.

- '산업'은 공업, 농업, 임업, 목축업 등 생산업 분야를 말하나 운수업, 교

통업 등 보조적 산업분야도 포함합니다.

- '보험업, 금융업'과 '의료업'은 산업에서 제외됩니다. 보험방법이나 금융

방법은 자연법칙을 이용하는 것이 상상하기 어렵다는 이유로 제외되고, 의

료업은 공공성을 이유로 제외됩니다.(그러나 나중에 보듯이 알고리즘을 특

허의 대상으로 본다면 금융방법에 알고리즘이라는 자연법칙을 이용하는 것

이 가능할 것이고, 그렇다면 이러한 산업분야도 포함될 수 있을 것이며 최

근 미국에서는 이를 인정하고 있으며 BM특허와 관련하여 큰 의미가 있습니

다: State Street Bank Case)

ㅇ 산업성이 없는 발명의 예시.

- '학술적, 실험적'으로만 이용될 수 있는 발명.

- '발명개념'에 해당되지 않는 발명

㉰ 신규성이 있을 것.

특허제도는 새로운 기술을 공개한 자에게 그 보상으로 특허권을 부여하는

것이므로 발명이 특허를 받기 위해서는 신규성이 있어야 합니다. 신규성이

란 발명이 '새로움'을 갖추어야 한다는 것을 의미합니다.

㉱ 진보성이 있을 것.

진보성(inventive step)이란 발명의 창작수준의 난이도를 말하며, 산업상

이용 가능성 및 신규성 요건을 갖춘 기술이 다음 단계로서 갖추어야 될 특

허요건입니다. 진보성이 있는 발명이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통

상의 지식을 가진 자가 특허출원시의 공지발명으로부터 용이하게 발명할

수 없는 정도의 창작의 난이도를 갖춘 발명을 의미합니다.

(3) 소극적 특허요건.

이상의 적극적 특허요건을 갖춘 발명이라 하더라도 공공의 질서 또는 선량

한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명의 경우에

는 그 발명은 특허를 받을 수 없습니다. 즉, 소극적 요건은 공익적 측면에

서 요구되는 사항이라고 할 수 있습니다.

다. 절차적 요건.

발명이 특허를 받을 수 있기 위해서는 이상의 주체적, 객체적 요건이외의

특허법이 요구하는 다음의 출원절차적 규정에도 적합하여야 합니다. 이러

한 것들은 보통 특허출원을 의뢰하시면 법률사무소에서 알아서 해 주는 부

분이므로 제목정도만 알아 두시면 될 것 같습니다.

(1) 특허출원절차가 방식에 적합할 것.

(2) 특허출원 명세서의 기재가 법규에 적합할 것.

(3) "1" 특허출원의 범위에 요건을 충족할 것.

(4) 최선출원일 것 등.

/조영길 변호사, I&S법률특허사무소